Comment répondre à une opposition à l’enregistrement de sa marque devant l’INPI ?

Le dépôt d’une marque auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) constitue une étape essentielle pour protéger l’identité de votre entreprise.

Cependant, déposer une marque ne garantit pas son enregistrement. Un tiers titulaire de droits antérieurs peut former opposition s’il estime que votre marque porte atteinte à ses droits préexistants.

Le mécanisme de l’opposition à l’enregistrement de marque

L’opposition est une procédure administrative qui permet à un titulaire de droits antérieurs d’empêcher l’enregistrement d’une marque si l’usage de cette dernière est susceptible de porter atteinte à ses droits en France. Elle doit être déposée dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).

Peuvent former opposition des titulaires de droits antérieurs ayant effet en France, tels qu’une marque française, européenne ou internationale désignant la France, une marque notoire non enregistrée, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine lorsque l’usage de la marque nouvelle crée un risque de confusion, ainsi que les détenteurs d’indications géographiques protégées.

La procédure contradictoire devant l’INPI

L’opposition se dépose exclusivement en ligne via le portail e-procédures de l’INPI. L’opposant doit identifier les droits qu’il invoque et exposer les moyens de son opposition.

Une fois l’opposition notifiée, le déposant dispose de deux mois pour présenter ses observations et arguments. Toutes les pièces communiquées par l’une des parties sont accessibles à l’autre, garantissant le respect du principe du contradictoire.

L’INPI rend ensuite une décision motivée, généralement dans un délai de six à douze mois, selon l’importance des échanges entre les parties.

Les principaux axes de défense

Pour contester une opposition, il est crucial de structurer sa défense autour de deux axes principaux : la contestation de l’usage sérieux de la marque antérieure et la démonstration de l’absence de risque de confusion.

1.     Contester l’usage sérieux de la marque antérieure

Selon l’article L.712‑5‑1 du Code de la propriété intellectuelle, l’opposant doit prouver que sa marque antérieure a été utilisée sérieusement au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée.

Une marque est considérée comme utilisée sérieusement lorsqu’elle remplit sa fonction essentielle de garantie de l’origine des produits ou services et qu’elle est exploitée effectivement dans l’économie, au-delà d’un usage symbolique.

L’usage par le titulaire ou avec son consentement, ainsi que l’usage sous une forme modifiée qui n’en altère pas la distinctivité, sont reconnus comme un usage sérieux. À défaut de preuve pour tout ou partie des produits ou services, l’opposition peut être partiellement ou totalement rejetée.

2.     Démontrer l’absence de risque de confusion

Le risque de confusion dans l’esprit du public constitue le critère central pour justifier une opposition, comme le prévoit l’article L.712‑4 du Code de la propriété intellectuelle.

L’INPI évalue la similitude entre les produits ou services visés par la marque nouvelle et ceux couverts par les droits antérieurs, en tenant compte de leur nature, de leur destination, de leur mode d’utilisation et de leur caractère concurrent ou complémentaire.

L’analyse des signes elle-même se fait de manière globale, en considérant l’apparence visuelle, la sonorité et la dimension conceptuelle. Même si certaines similitudes existent, elles peuvent être compensées par des différences significatives qui réduisent le risque de confusion.

Les issues possibles

Une opposition peut aboutir au rejet total ou partiel de la demande d’enregistrement, ou au rejet de l’opposition elle-même, permettant l’enregistrement intégral de la marque. La décision de l’INPI est motivée et peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

Parallèlement à la procédure contradictoire, il est souvent stratégique de rechercher une solution amiable. Il peut s’agir de modifier ou de restreindre les produits ou services concernés, de conclure un accord de coexistence ou de suspendre la procédure pour laisser le temps aux négociations.