Avocat droit des marques

La marque est un signe permettant de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de la concurrence. La protection conférée par la marque permet l’appropriation exclusive du signe distinctif par son titulaire.

C’est un instrument devenu essentiel pour le ralliement de la clientèle. Il est donc important de défendre la marque, actif immatériel doté d’une forte valeur.

Disposant d’une solide expérience en droit des marques, Eris Avocat pourra vous accompagner dans la sécurisation de votre marque (I) ainsi que dans sa défense devant l’INPI, l’EUIPO ou les tribunaux judiciaires (II).

I. Sécurisation de la marque

Avant de procéder à une demande d’enregistrement, il est nécessaire de s’interroger en amont sur l’exploitation projetée de la marque, sur sa distinctivité et sa disponibilité.

Faire appel à un avocat à ce stade est une décision judicieuse afin d’éviter tout refus de l’office (INPI ou EUIPO), obtenir une protection adéquate et éviter toute contestation des tiers (opposition à l’enregistrement, action en contrefaçon ou action en concurrence déloyale ou parasitaire.

A)    Détermination des besoins et de l’exploitation projetée

Avant d'entamer le processus d'enregistrement, il est crucial de définir précisément quelles seront les exploitations du signe afin de désigner les produits et/ou services associés à votre marque.

La protection légale dépend exclusivement de cette précision.

Eris Avocat pourra vous assister dans la formalisation de vos besoins, garantissant ainsi une protection renforcée de votre marque.

B)    Vérification de la licéité de la marque et de sa distinctivité

La licéité et la distinctivité sont deux aspects fondamentaux évalués lors de l'enregistrement d'une marque.

Licéité de la marque

La licéité d'une marque se réfère à sa légalité ou à son caractère licite, c'est-à-dire qu'elle respecte les lois en vigueur. Le législateur a expressément exclu certains signes tels que :

• Les signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

• Les signes trompeurs ou déceptifs ;

• Certains signes spéciaux (drapeaux, emblèmes, etc.).

Distinctivité de la marque

Le signe choisi doit être distinctif. La distinctivité est l’aptitude de la marque à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres entreprises.

Ainsi, le signe doit comporter une part d’arbitraire pour faire l’objet d’un enregistrement.

Cela ne signifie pas que le signe choisi ait besoin d’être original ou fantaisiste. Néanmoins, les signes usuels et les signes descriptifs seront en revanche exclus de la protection car de tels signes doivent pouvoir être librement utilisés par les professionnels du secteur.

Eris Avocat pourra vous accompagner dans l’analyse de la distinctivité de votre marque afin d’éviter tout refus de l’INPI ou de l’EUIPO ou action en nullité.

C)    Sélection et classement des produits et services

Une fois les besoins identifiés et les risques annihilés, Eris Avocat pourra vous guider dans le classement de vos produits et services désignés au sein de votre demande de marque selon la classification internationale.

Il s’agit d’une étape importante car après le dépôt de votre marque car l'ajout ultérieur de produits ou services n'est pas possible. Tout oubli devra être résolu par le biais d'un nouveau dépôt.

D)    Recherches de disponibilité de la marque

Lorsque l'on envisage de déposer une marque, il est également nécessaire de s'interroger sur la disponibilité du signe que l'on souhaite protéger.

Sans cette précaution effectuée au préalable, l’auteur de la demande d’enregistrement s’expose à une opposition à l’enregistrement de sa marque ainsi qu’à des actions judiciaires (contrefaçon ou concurrence déloyale).

Il n’appartient pas aux offices de vérifier si le signe est disponible au moment du dépôt. Ainsi le fait que la marque soit enregistrée et n’ait pas fait l’objet d’opposition ne met pas à l’abri d’une potentielle action judiciaire.

C’est pourquoi la recherche d’antériorités doit être effectuée de manière systématique.

L’objet de la recherche d’antériorités est de mieux connaître l’environnement du signe ou de la dénomination à déposer et d’identifier les antériorités qui pourraient potentiellement faire obstacle au dépôt de la marque (marques antérieures, dénominations sociales, noms de domaine, etc.).

Si le dépôt pour la protection d'une marque est nécessaire, encore faut-il avoir les moyens de défendre sa marque. Il existe des actions préventives et répressives permettant d’assurer la défense de la marque.

II. Défense de la marque

A)    Apposition de mentions et exploitation de la marque

Il est important pour le titulaire de la marque d'informer les tiers qu'il en est le propriétaire. De telles indications n'ont pas de valeur juridique et ne sont aucunement obligatoires.

Néanmoins, sur le plan pratique, elles peuvent constituer une forme d'information et de mise en garde. Elles jouent un rôle dissuasif et un rôle de prévention en indiquant aux tiers que la marque est protégée.

Par ailleurs, l’exploitation de la marque permettra d’éviter toute action en déchéance de la marque émanant des tiers.

B)    Procédure d'opposition à l’enregistrement de marque

La procédure d'opposition permet de s'opposer à l'enregistrement d'une marque qui porte atteinte à un droit privatif préexistant, à moindre frais qu'une procédure judiciaire.

Toute personne peut formuler des observations écrites pour demander le rejet d'une demande de marque dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

Par ailleurs, l'opposition peut désormais être fondée sur des droits antérieurs autres qu'une marque, ainsi que sur plusieurs marques au sein de la même demande d'opposition ; à la condition que ces droits antérieurs appartiennent au même titulaire.

Ces droits antérieurs pouvant fonder une opposition peuvent notamment être les suivants :

• Marque notoire antérieure jouissant d'une renommée qui désigne des produits et services non identiques et non similaires ;

• Dénomination sociale ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

• Nom commercial, une enseigne, un nom de domaine connu sur l'ensemble du territoire national ;

• Appellation d'origine protégée ou une indication géographique ;

• Nom, l'image ou la renommée d'un établissement public de coopération intercommunal ;

• Nom d'une entité publique.

On ne peut qu'insister sur l'importance de la mise en place d'une surveillance systématique des marques enregistrées afin de pouvoir exercer le cas échéant une procédure d'opposition dans les délais.

Que vous souhaitiez défendre vos droits antérieurs ou faire valoir votre demande d'enregistrement de marque, Eris Avocat pourra vous accompagner dans ce type de procédure

C)    Action en nullité de marque

La réforme européenne du droit des marques a rendu obligatoire au sein des États membres la procédure administrative d'annulation.

Une telle procédure permet d'éviter de recourir au juge pour demander la nullité d'un enregistrement de marque auprès des offices nationaux dès lors que cet enregistrement n'aurait pas dû être accordé, ou que la marque ne devrait plus être protégée, pour des raisons objectivement manifestes qui ne justifient pas forcément un recours devant les juridictions :

• Marque enregistrée alors qu'elle aurait dû être refusée pour défaut des conditions légales (licéité, marque générique ou trompeuse, défaut de caractère distinctif…) ;

• Marque enregistrée alors qu'elle aurait dû être refusée en raison de l'existence d'une antériorité ;

• Marque devenue générique ou trompeuse ;

• Déchéance à défaut d'exploitation sérieuse d'une marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans.

La déclaration de nullité ou de déchéance interviendra par décision de justice ou par décision prononcée par le directeur général de l'INPI.

D)    Action répressive : action en contrefaçon de marque

Le cabinet Eris Avocat pourra vous accompagner en cas d’exploitation indue de votre marque pour diligenter une action en contrefaçon de marque.

Les usages considérés comme contrefaisants sont les suivants : apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, offre, mise sur le marché, détention des produits à ces fins, usage en tant que nom commercial ou dénomination sociale, etc.

L'action en contrefaçon présente de nombreux avantages au niveau de la procédure et au niveau des preuves.

Un simple risque de confusion peut permettre de déclencher une telle action. En outre, dans ce type de procédure, la mauvaise foi du contrefacteur est présumée.

Attention néanmoins, lorsque la marque contrefaisante a été tolérée pendant cinq (5) ans, il n'est plus possible d'agir en contrefaçon.

Il s'agit de ce qu'on appelle encore la forclusion par tolérance. Ainsi, la meilleure solution pour être informé de tels dépôts semble donc être la surveillance systématique des marques identiques ou voisines.